导 读
市场营销是企业获取销售收入的关键环节，收益最大化是营销人始终追求的目标，不要让风险敞口影响了投入产出比，如能提前考虑知识产权风险因素，市场营销方案将会更加稳健。
您是否思考过如下问题：
- 面对全球巨头的专利丛林，企业如何在境外选择营销市场？
- 面对平行出口的串货顽疾，企业如何规范境内境外代理商的行为？
- 为完成销售目标，企业如何转移知识产权风险？
- 为避免商标侵权，企业如何确定产品的品牌？
- 为规避招标风险，企业如何为售前人员进行知识产权培训？
企业市场营销活动过程中的知识产权
合规风险控制管理
A 市场营销机会确定的合规风控
一、针对目标市场的知识产权环境扫描
企业在不同的发展阶段会制定不同的目标市场策略。当企业开始从单一市场策略向专业市场策略或复合市场策略转型时，需要面临如何选择目标市场的问题。在评估遴选目标市场时，除了需要考虑企业自身的产品、资源和客户优势，还有必要对目标市场的知识产权环境开展扫描。
如果在选择目标市场阶段忽略了知识产权环境扫描，可能导致企业在投入大量市场费用后突然收到来自同领域竞争者、非专利实施实体甚至该国家（地区）政府以知识产权为由的阻挠，打乱市场营销节奏，大幅提升营销成本。
一般来讲，如果企业提供的产品或服务具有创新性，可以考虑司法体系相对完善的市场，利用知识产权提升竞争门槛。如果企业提供的产品或服务处于知识产权密集型行业，在进入司法体系成熟市场前，需要慎重评估知识产权方面存在的风险，并据此合理选择营销策略。例如，美国得克萨斯州东区法院经常在知识产权纠纷案件中判出天价赔偿额，ＮＰＥ尤其喜欢在该法院发起诉讼。因此，为了避免被卷入知识产权纠纷带来的不确定性，很多电子类企业的市场营销会选择避开该地。
市场部门一般是扫描目标市场知识产权环境的责任部门，法务或知识产权部门可作为协同部门给予专业支持。知识产权环境扫描的内容包括但不限于目标市场所在地的：
- 知识产权法律法规；
- 司法部门架构和裁判倾向；
- 行政部门架构和执法环境；
- 知识产权主流媒体；
- 知识产权社会舆论环境；
- 与企业所提供产品或服务相同或相近领域的知识产权纠纷；
- 企业进入目标市场的品牌安全度（商标或域名抢注情况）；
- 专利侵权可能性；
- 潜在供应商知识产权侵权和风险担保能力；
- 目标市场知识产权奖励政策；
- 外部风险专利与本企业所提供产品或服务的对应关系。
知识产权环境扫描通常可以通过文献或数据库检索、营销渠道寻访和书面反馈、客户资源寻访和书面反馈、熟悉行政或司法渠道、在目标市场采购专业咨询服务或报告等途径开展。
对开展此类工作的内部管理建议：市场部门应当明确知识产权环境扫描的职责；法务或知识产权部门提供专业支持；充分利用市场情报搜集渠道；在确定目标市场阶段将知识产权环境扫描作为决定指标之一。
二、针对竞争对手的知识产权情况扫描
除了知识产权环境，企业还应当关注竞争对手在目标市场的知识产权情况。通过扫描竞争对手在目标市场的知识产权情况，可以了解竞争对手的产品布局概况、业务策略概况、知识产权维权意愿和维权能力、“竞争弹药”储备情况等。在掌握上述信息后，可以有针对性地制定本企业在目标市场中的市场营销策略。
针对目标市场开展竞争对手知识产权情况扫描，主要目的是评估进入目标市场后的竞争形势。事前功课如果准备不足，或缺少有效的应急预案，在市场营销活动启动后，一旦遇到竞争对手运用知识产权有针对性地发起诉讼、索要许可费等，极易在竞争中处于劣势，甚至产生负面市场舆情，影响企业的正常市场营销活动。
市场部门是扫描竞争对手知识产权情况的责任部门，法务或知识产权部门可作为协同部门给予专业支持。对目标市场中竞争对手知识产权情况扫描的主要内容包括竞争对手的：
- 在目标市场的知识产权团队情况；
- 在目标市场的法律供应商情况；
- 在目标市场的与本企业所提供产品或服务相关的知识产权布局情况；
- 在目标市场的过往进行知识产权维权的情况；
- 产品清单；
- 业务策略；
- 已上市产品或服务的知识产权布局情况；
- 过往发生知识产权侵权的情况；
- 专利与本企业所提供产品或服务的对应关系。
对竞争对手知识产权情况的扫描通常可以通过文献或数据库检索、参加行业会议和竞品产品发布会、购买竞品开展研究、营销渠道寻访和书面反馈、客户资源寻访和书面反馈、在目标市场采购专业咨询服务或报告等途径开展。
对开展此类工作的内部管理建议：市场部门应当明确竞争对手知识产权情况扫描的职责，法务或知识产权部门提供专业支持；除了评估产品差异化定位、产品竞争优势等，还应将竞争对手的知识产权情况作为制定市场营销策略的评估指标。
B 市场宣传活动的合规风控
一、品牌命名和商标布局
品牌属于营销概念，是指企业为便于用户对产品、服务形成认知而专门策划的名称或标识。商标属于法律范畴，是指用来区别一个经营者的商品或服务与其他经营者的商品或服务的标记。实践过程中，商标往往是基于品牌进行商标专用权注册从而受到法律保护的权利。
在目标市场进行品牌命名是一件重要性极高且专业性极强的工作，企业需要谨慎对待。品牌命名的好坏，除了影响企业所提供的产品或者服务在市场营销中的易识别性和易推广性，还会关系到是否存在商标侵权的风险、是否有较高的商标注册成功机会、是否利于后续打假维权、是否易产生民族/文化/语言冲突、是否可以注册相同读音或相同含义的域名等。
1、品牌命名前应开展商标风险评估
为品牌命名开展商标风险评估，主要是评估备选品牌在目标市场的商标注册前景，同时评估备选品牌在目标市场使用的侵权风险。评估中如果发现在先近似商标，企业应及时选择风险更低的备选品牌，或者启动对在先近似商标的收购。
品牌命名前如果不评估商标侵权风险，可能导致企业在风险品牌上过度投入市场经费；一旦风险转化为危机，企业的前期投入瞬间化为乌有，使企业蒙受重大损失。反之，如果品牌命名风控到位，亦可以有效控制企业市场费用或达成业务目标。
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品牌名称的成功更换 2003年前后，某集团大力进军全球市场，为了规避海外市场中原有英文品牌存在的商标侵权风险，启用全新英文品牌并在全球范围内注册商标。虽然这一更换品牌的动作在短期内花费了大量市场费用，但也为该集团后续十几年的海外市场扩张铺平了道路。 |
2、品牌命名后应开展商标保护布局
由于商标权具有严格的地域性，在单个国家取得的商标权利只能在该国区域内获得保护，并且商标包括45个注册用商品/服务分类。因此，出于成本控制的考虑，开展商标保护布局时，需要决策在哪些国家/地区以及在哪些商品/服务分类上进行商标注册。通常来讲，越是重要的品牌，围绕其进行商标注册所投入的费用越高，对应覆盖的商品/服务品类越多。
3、构建品牌体系
企业应当建立针对目标市场的品牌体系。例如，确定由主品牌、一级子品牌、二级子品牌等组成的架构图谱，对不同层次的品牌，制定相适应的商标覆盖范围注册要求。在品牌命名工作启动后，首先应明确该品牌在目标市场品牌体系中的层次定位，然后按照相应的商标覆盖范围注册要求进行实操落地。
对于药品而言，如果需要在包装上使用商标，必须是注册商标。以我国为例，由于商标法并未限制将他人的药品商品名作为商标申请注册，因此可能产生企业的药品商品名被他人抢注商标的情况。因此，医药企业欲将某一名称作为药品商品名，应在向药品行政主管部门申报使用之前，先针对该名称进行检索，经检索认为具有核准注册可能性的，应首先向国家知识产权局提出商标注册申请。由于商标从注册到批准需要一定的时间，所以建议商标注册工作应早于向药品行政主管部门申报药品商品名。
对开展此类工作的内部管理建议：企业成立品牌管理委员会（通常由市场部门、法务或知识产权部门和设计部门共同组成），负责制定企业品牌体系、品牌使用规范和商标覆盖范围注册要求；企业任何新品牌的命名均须经过品牌管理委员会的评估和审批；法务或知识产权部门负责根据品牌定位和商标覆盖范围注册要求及时开展商标保护布局。
二、对口号（Slogan）的知识产权保护
Slogan意为口号。在市场宣传活动中Slogan是一种较长时期内反复使用的特定商业用语，其目的是强化用户对企业提供的产品或服务形成的记忆和认知。在鞋帽服饰、快消品、文化娱乐等行业，Slogan的商业价值不亚于品牌，有必要对其开展知识产权保护。
Slogan往往是一句描述性语句，不排除有时可以被设计得富有显著性，例如李宁公司的“一切皆有可能”“Anything is possible”，在此种情形下可以通过注册商标权予以保护。但是，更常遇到的情形是Slogan的显著性不足，用商标权保护存在较大的被驳回风险。为防止Slogan被第三方侵权使用在广告宣传、包装设计等载体上，企业可以考虑通过登记著作权予以保护。即便Slogan有机会被注册为商标，但由于商标的注册周期较长，如果企业期望能在产品或服务投入市场后、而商标证书未拿到期间启动打假维权，同样可以将Slogan的设计图样作为美术作品进行著作权登记，从而在未获得商标权的阶段，利用著作权对假冒行为开展维权。
对开展此类工作的内部管理建议：企业对外进行Slogan的发布、广告、印刷、对外授权、衍生品制造等商业活动前，应由法务或知识产权部门进行评估并制定适合的知识产权保护策略。同时，注意保存Slogan的使用证据。
三、广告宣传和包装设计的知识产权合规使用
在企业市场营销活动中，广告宣传和包装设计对于产品或服务的推广必不可少。好的广告和包装有助于提高产品知名度、树立企业形象，为企业带来更大收益。但企业在广告宣传和包装设计时，可能会触及擅自使用未经权利人授权的字体、图片、音视频、软件等知识产权 “雷区”。
内部设计人员或者外部设计供应商可能有意或无意地在互联网中下载设计素材或者设计软件，致使企业后续收到版权方发来的法务函或者商洽函，甚至被版权方诉讼侵权，最终因为知识产权的不合规使用而增加不必要的采购成本。例如，很多企业可能收到过来自图片公司的法务函，要求对使用其图片的侵权行为进行赔偿———解决这种纠纷的走向往往是达成更大范围的图库采购合作。
广告宣传和包装设计中不合规使用知识产权的常见情况包括：
- 未经授权擅自使用网络图片作为素材。
- 未经授权擅自使用影视剧、音乐等作为素材。
- 未经授权对影视剧、音乐进行二次创作并作为素材。
- 擅自使用他人的注册商标，或者将企业注册商标进行变形和更改，造成和他人的注册商标相同或者近似的视觉效果。
- 直接挪用或者简单变更他人的广告宣传语。
- 未经授权擅自使用自由下载的字体字库作为素材。
- 未经授权擅自使用自由下载的软件作为设计工具。
广告宣传和包装设计中还应当注意专利标识的规范使用问题。当企业希望突出产品、服务的技术领先性或产品独特性时，有时会考虑在广告宣传和包装设计中加入与专利有关的标识和说明。规范使用要点在于：
- 广告中涉及专利产品或者专利方法的，应当标明专利号和专利类型。
- 未取得专利权的，不得在广告中谎称取得专利权。
- 禁止使用未授予专利权的专利申请和已经终止、被撤销、被宣告无效的专利做广告。
对开展此类工作的内部管理建议：按年度调研设计部门的需求，对在广告宣传和包装设计中所需的必要的设计素材和设计工具主动开展采购；制订企业内部设计素材或设计工具使用指引，并推动落地；有条件的企业可以通过技术（IT）部门对个人计算机安装外部软件进行权限控制和定期扫描；法务或知识产权部门定期为设计部门开展培训，提升员工知识产权合规意识；企业开展广告宣传和包装设计工作时，应将宣推物料同步给法务或知识产权部门进行审核。
C 售前活动的合规风控
一、售前活动中的知识产权准备
售前活动是指在销售协议达成前，售前工程师或销售人员以达成正式合作为目的，与潜在客户进行的需求对接、产品方案介绍、合作方案讨论、商务磋商等一系列活动。售前活动中隐藏着诸多与知识产权有关的技巧和风险，知识产权部门需要做好售前活动准备的支持工作。
在与客户交流过程中，可能涉及诸多披露本企业知识产权信息的场景。常见的几种风险情形是：
- 企业具备较好的知识产权工作基础，但是售前工程师或者销售人员对这些信息掌握不准确，无法加以利用形成针对竞争对手的局部优势。
- 售前工程师或者销售人员披露的知识产权信息不准确，在投标环节被竞争对手质疑，导致销售目的无法达成。
- 售前工程师或者销售人员无意中向客户泄露了未公开的企业知识产权信息，间接向竞争对手透露了技术情报。
- 售前工程师或者销售人员在与客户交流过程中，私自代表企业作出与知识产权有关的承诺，为后续签署销售协议时争取知识产权权益留下隐患。
对开展此类工作的内部管理建议：
- 为规范售前活动，企业应提前拟定保密协议范本，在与客户进行实质性接触前，规定售前工程师或销售人员务必与客户签署保密协议。
- 知识产权部门人员务必作为讲师参与售前工程师或销售人员的售前培训，并参与制作售前培训手册。在售前培训和培训手册中，应当向售前工程师或销售人员宣导企业的知识产权布局状况、与竞争对手之间的优劣势，应当要求售前工程师或销售人员在与客户沟通过程中不可私自作出任何与知识产权有关的承诺，并提前制定面向客户的回复方案。
- 知识产权部门应当定期准备，并向售前工程师或销售人员提供可对外界披露的企业知识产权工作介绍和知识产权清单。
对于药品企业而言，要特别注意防范向陌生客户提供原料药或制剂样品时潜在的侵权风险，特别是针对仍处于专利保护期内的产品。我国有“试验例外”制度，2020年修正后的《专利法》第75条第5项规定：“为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的”行为不视为侵犯专利权。因此，提供的尚在专利保护期内的产品样品，应确保使用目的限定在 “研究和申报注册”的范畴内，避免被认定为“许诺销售”而惹上侵权官司。
二、营销知识产权风险防范
在确定的目标市场中，如果不能准确判定企业提供的产品或服务是否存在知识产权瑕疵，也可以考虑采取一些风险防范措施。例如，企业可以选择已经明确获得知识产权授权的上游厂商作为供应链合作伙伴。特别是涉及跨国（境）交易时，作为买方的企业，应在交易中事先明确侵权责任承担方式，重点关注对知识产权侵权风险的防范。
此外，目前越来越多的知识产权金融产品已经出现。企业也可选择提前购买专利侵权责任保险产品，预先支付保费，一旦发生意外损失，可以获得保险补偿。
三、构建知识产权动态监视机制
知识产权风险是动态的，会随着新知识产权的披露和外部风险事件的发生而变化。特别对于研发周期长的行业，例如生物医药、精密制造等行业。虽然企业在目标市场确定阶段做过有针对性的知识产权状况扫描，但随着市场营销活动的发展，有必要动态构建知识产权监视机制，及时获取和掌握最新发生的知识产权风险动态。
知识产权动态监视的对象主要是目标市场的知识产权环境状况和竞争对手的知识产权动态，这和目标市场确定阶段所做的知识产权扫描工作内容并无实质区别。
此阶段重点应关注：
- 建立怎样的周期性监视机制；以及
- 将知识产权风险动态以何种形式、何种渠道及时知会市场、产品、生产、销售等风险相关部门。
对开展此类工作的内部管理建议：明确法务或知识产权部门为动态构建知识产权监视机制的责任部门；主动搜集以及汇总其他部门上报的知识产权风险动态信息；形成知识产权风险监视结果展示载体；建立知识产权风险上报和同步机制；监督为应对知识产权风险变化而进行的市场营销策略调整和方案落地。
四、地域合规与多重合规
1、地域合规
知识产权具有地域性，权利效力受地域限制，仅在某一国家获得的知识产权没有域外效力，其他国家对这种权利没有保护的义务，这些国家的任何人均可在其境内自由使用该知识产权。
权利人如想在目标市场所在国家（地区）得到有效的知识产权保护，首先需要按照该国（地区）法律规定获得知识产权（通常经审查批准或登记注册）。由于各国（地区）的知识产权法律制度体系不甚相同，知识产权审批登记、审查标准和实践等有所差异，例如企业就同一技术方案在不同国家（地区）提交专利申请，最终可能会获得保护范围不同的权利，甚至出现一国（地区）授权、另一国（地区）驳回的相关结果。因此，应对目标市场所在国家（地区）的知识产权法律法规和审查实践情况予以跟踪关注，在规则范围内争取符合企业利益最大化的知识产权保护。
2、多重合规
除了知识产权合规风控外，企业在市场营销时还应关注反垄断、反不正当竞争等法律规定，遵守规则、合法有序竞争；在市场宣传推广时关注广告法等法律规定，避免因蹭热点而引发违法行为的发生，对企业经营造成重大不良影响
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“纪念中国共产党成立100周年特别款”腕表违法广告案 某公司于2021年1月发布一款北京牌“纪念中国共产党成立100周年特别款”腕表，该款腕表表底盖上标注“纪念中国共产党成立100周年特别版 北京”字样。当事人通过企业官方网站以及京东、天猫电商平台发布广告对两款腕表进行营销宣传，使用 “为铭记这辉煌奋进的一百年，推出百年伟业特别款腕表”“历经百年已成时代巨擘；推出百年红船特别款腕表”等用语，违反《中华人民共和国广告法》相关规定。4月30日，相关地方市场监管局依法对当事人作出罚款60万元的行政处罚。 |
D 销售活动的合规风控
一、销售协议中的知识产权相关条款
销售行为通常以双方磋商贯穿始终，签署销售协议标志着双方磋商的结束。签署销售协议的意义是将双方在磋商中约定的权利和义务落实成有法律效力的文书。为保障企业在销售活动中获得合理的知识产权归属、规避订单交付过程中可能出现的知识产权风险、保障不对后续其他销售活动造成制约，企业特别需要注意销售协议中有关知识产权的约定。
如果销售协议的知识产权条款签署不当，常会导致以下风险：
- 将所销售产品或服务附着的知识产权不当地归属给缔约相对方，严重制约后续与第三方开展同类销售活动。
- 将所销售产品或服务附着的知识产权过度地许可给缔约相对方，削弱与缔约相对方后续开展销售合作的议价筹码。
- 对所销售产品或服务担保过高的知识产权侵权责任，风险一旦发生将导致销售利润大幅减损。
- 未向缔约相对方争取合适的知识产权侵权免责条件，导致因缔约相对方责任产生的风险转嫁到本企业。
在确定销售协议的知识产权条款时，主要应注意约定以下五个方面内容：
- 双方既有知识产权的归属。
- 合作中双方新产生知识产权的归属和申请分工。
- 产品或服务销售方对知识产权风险的担保责任。
- 产品或服务销售方对知识产权风险的免责条件。
- 双方在知识产权风险发生后的通报机制和处理机制。
对开展此类工作的内部管理建议：制订本企业销售协议范本，其中知识产权条款由法务或知识产权部门拟制或审批确认；销售活动中优先使用本企业销售协议范本，如果不得不对销售协议范本进行修改或者不得不使用缔约相对方提供的销售协议模板，则涉及知识产权的条款务必经过法务或知识产权部门审批确认。
二、销售活动中的知识产权风险应对
尽管前期已充分考虑知识产权风险，但在实际销售阶段，难免还会遇到风险事件的发生。销售活动中可能会遇到的知识产权风险包括：
- 因客户投诉或竞争对手中伤引发知识产权负面舆情。
- 货品因知识产权原因遭到海关查扣，推迟交付客户。
- 原材料因知识产权原因遭到海关查扣，延缓生产进度。
- 因知识产权原因在电商平台下架。
- 因知识产权原因受到行政处罚。
- 因知识产权原因收到法院诉前或诉中禁令。
- 因知识产权原因被法院判决停止销售和/或侵权赔偿。
因此，企业有必要提前制订销售活动知识产权风险应急预案。
销售活动中一旦出现知识产权风险，首先应当建立风险上报或同步机制，及时向企业高层和相关业务部门通报风险及其影响。同时，法务或知识产权部门作为风险责任部门应尽快牵头成立风险应急小组，针对风险事件迅速开展调查，复盘风险成因。根据不同的风险情形，风险应急小组负责制订应急处理方案，并尽快向企业内部决策风险处置的高管和相关部门同步处理建议，推动企业内部决策和落地执行。
风险发生后，企业需要明确与上游供应链、下游客户、销售渠道、媒体、司法或行政部门等各相关方的对接责任人，主动做好应急沟通以及资源协调工作。有时知识产权风险应急处理方案会涉及大量预算的支出，因此对于知识产权风险频发的行业或技术领域，建议市场部门和财务部门提前进行知识产权风险防范准备，预留风险处置费用并计入成本。
随着网络越来越发达，负面舆情逐渐成为企业关注的新型风险。负面舆情具有传播广、发酵快的特点，相比实体风险，可能会给企业造成难以预计的业务伤害，企业应谨慎应对。如果销售活动中出现知识产权舆情风险，建议企业在对具体情形进行认真分析研判的基础上，明确应对策略，统一对外口径，选择合适时机，由特定主体代表企业对外发声。在因不实舆情对企业声誉造成严重影响的情况下，法务或知识产权部门还可以考虑以名誉权侵权为由向传播网站进行投诉，寻求对负面舆情下线屏蔽以降低影响。
三、平行进出口相关风险的应对
平行进出口是销售活动中经常遇到的风险事件。以商标为例，平行进口是指由商标权人投放海外市场的合法产品，由他人在未经商标权人同意的情况下进口到本国市场的行为。由于这种未经许可的进口往往与正式许可的进口平行，故被称为平行进口。因市场营销策略（如扩大市场份额）的需要，商标权人出售给海外经销商或者海外被许可使用商标的生产企业生产的商品价格可能低于本国市场，这些产品平行进口后，可能会对商标权人的本国市场造成一定冲击。
平行出口是与平行进口相对的概念。国内较多企业会遇到平行出口情况。通常而言，企业会对销售代理商的销售区域以及销售价格作出区隔，但是有些代理商会出于某些商业目的越界销售。若企业已在中国海关开展知识产权备案，遇到这种情况后海关会以商标疑似侵权发给商标权人进行确认。但根据大多法律实践，该平行出口的货品属于 “正品”货物，如事前未在代理销售协议作出明确的销售区域限制和惩罚约定，则很难以商标侵权为由限制代理商的出口行为。
目前在我国尚没有明确规制平行进出口问题的相关法律条文，从企业角度出发，有效的处理方式包括：
1、优化销售协议
企业应在代理销售协议中明确代理商销售区域的范围和惩罚措施，并建立产品平行进出口情况监测机制。
2、强化海关备案与管理
企业应将知识产权在海关进行备案，如海关执法发现疑似侵权货物，企业需对货物进行排查，查明货品流向，判定是否为正品货物。目前科技产品可以使用产品序列号、防伪溯源等方式进行排查。如果货品是假冒商标的 “假货”，企业有权向该货品的报关单位和出口单位发起诉讼，同时要求海关对该侵权货物进行销毁；如果货值较大，可以追究其刑事责任。
3、优化售后服务协议条款
企业也可以通过设计售后服务协议条款规制平行进出口秩序，主要是约定售后服务协议中关于质保和维修的条件等。企业应综合考虑产品的全球营销策略和全球知识产权策略，制订符合当前发展阶段的售后服务协议。
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